2024年1月13日发(作者：藤绮梅)
第２８卷第４期 ２０１５年４月 长春理工大学学报（社会科学版） Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆＣｈａｎｇｃｈｕｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆＳｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ） Ｖ０１．２８ Ｎｏ．４ Ａｐｒ．２０１５ 美国外观设计专利侵权损害赔偿制度 ——以苹果诉三星外观设计侵权案为视角 赵 （同济大学法学院／知识产权学院，上海，２０００９２） ［摘要］ 美国《专利法》第２８９条为外观设计专利提供了额外的损害赔偿救济，授予权利人获得侵权人的全 部利润，且不允许重复赔偿。该规定有着特殊的产生背景及发展脉络。随着近年苹果诉三星外观设计专利案的 不断演化，美国《专利法》第２８９条“侵权者获益”分摊与整体市场价值成为争论的焦点，有关第２８９条侵权 者获益存废的问题也再次被提及。在我国，不存在依权利类型分类的专利损害赔偿制度，而且“侵权者获益” 作为损害赔偿的重要方法之一具有重要的存在价值。与美国不同，我们应重点关注如何分摊可归因于专利的那 部分侵权者利润。 ［关键词］ 外观设计专利；侵权者获益；分摊；侵权赔偿 ［中图分类号］ Ｄ９２３．４ ［文献标识码］ Ａ ［基金项目］ 国家版权局政策法制司委托课题“实用艺术作品保护国际国内理论实践跟踪” ［作者简介］ 赵歆（１９８０－），女，博士研究生，讲师，研究方向为知识产权法。 一、美国外观设计专利损害赔偿制度概要 （一）作为基本赔偿的《专利法》第２８４条 应对原告因专利受侵害之程度做出判决，给予足够 的赔偿，赔偿不得少于侵权人实施发明所需的合理 的许可费，以及法院所定之利息及诉讼费用的总 美国专利法金钱损害赔偿救济主要体现在《专 利法》第２８４条，该条规定了“权利人所失利润” （１ｏｓｔ ｐｒｏｆｉｔｓ）与“合理的许可费”（ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ ｒｏｙａｌｔｙ） 两种救济方式，并可以在恶意侵权（ｗｉｌｌｆｕｌ ｉｎｆｒｉｎｇｅ－ ｍｅｎｔ）情形下将前述赔偿金增加至三倍。值得注 和。陪审团如未能确认损害赔偿额，法院应酌情裁 定，以上任一种情形下，法院均得将决定或估定之 损害赔偿额增加至三倍。法院得请专家作证，以协 助决定损害赔偿或在该状况下的合理的许可费。”④ 因此，第２８４条的救济不仅适用于外观设计专利， 也适用于实用新型和发明专利，这是美国专利损害 赔偿基本的成文法依据。 （二）作为附加赔偿的《专利法》第２８９条 意的是，在美国１９４６年之前的《专利法》中，第２８４ 条还包括获得“侵权者获益”的规定，但１９４６年国 会修法时删除了该规定。一部分原因是因为区分 侵权人因使用发明而获得的利润和侵权人因付出 劳动而获得的利润存在困难，另一部分原因是为避 免专利权人意外获得不应分配的利润。第２８４条 针对外观设计专利，《美国专利法》第２８９条还 规定了“对侵害外观设计专利权的附加赔偿”，即 “任何人在外观设计专利权有效期内，未取得专利 权人许可而在出售的制品上采用此类外观设计或 具体规定如下：“根据有利于原告之证据显示，法院 ①Ｓｅｃｔｉｏｎ ２８４ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｄｅ ３５
此类乱真的仿制品，将导致当事人所在地区的地方 法院判处侵权人归还专利权人全部侵权获益，至少 不低于２５０美元。本条规定不应制止、减少或非难 者获益”作为损害赔偿的计算标准并消除了之前的 “分摊原则”（ａｐｐｏｒｔｉｏｎｍｅｎｔ）规定。通过消费价格 指数（ＣＰＩ）推算，１８８７年的２５０美元相当于现今的 ５９００美元。 针对分摊与整体利润问题，美国参议 院报告认为，“事实上，正是外观设计才使得商品得 被侵害的专利权人依照本规定取得其他赔偿，亦不 得重复获得损害赔偿”。①这一规定，其实是赋予了 外观设计专利权人“相当慷慨的”救济，因为权利人 可以基于侵权人的全部获益获得赔偿。而这种基 以销售”，因此源于该商品的利润是“不可分摊 的”，并进而得出结论说“侵权人销售商品的全部利 润都应赔偿给原告，这是非常方便的”。③确实，这 体现了１９世纪一些法官如何解读该法律。 ２．后续发展 于侵权人的全部获益计算损害赔偿的作法在美国 被称为“整体市场价值原则”（Ｅｎｔｉｒｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｖａｌｕｅ， ＥＭＶ），其含义是指如果整个产品的商业价值皆取 决于专利的功能，那么就可以基于该商品的全部利 １８８７年《外观设计法》针对损害赔偿规定了源 自于衡平法的“侵权者获益”救济，并且计算基础是 侵权人的“全部利润”而非“分摊原则”，且规定了 ２５０美元的最低赔偿。此后，美国外观设计专利损 润来计算损害赔偿金。近年，苹果诉三星公司外观 设计专利侵权案的争论中心亦是围绕着ＥＭＶ原 则展开的，故此，详细分析第２８９条的产生原因和 发展历史有助于我们更好地理解该制度。 １．产生历史 害赔偿的判例法也一直遵循着该规定。例如，在 １８９３年Ｕｎｔｅｒｍｅｙｅｒ ｖ．Ｆｒｅｕｎｄ案中，法院认为“国会 《美国专利法》第２８９条的制定起因于美国 １８８６年的一个判例——Ｄｏｂｓｏｎ ｖ．Ｄｏｒｍａｎ，在该 案中侵权者在地毯上复制了权利人的外观设计专 利，美国最高法院认为外观设计权利人只可以获得 宣布的计算侵权者获益是制造或销售侵权产品的 全部利润，区别归因于外观设计部分的分摊原 则”。④又如１９８０年的Ｓｃｈｎａｄｉｇ Ｃｏｒｐ．ｖ．Ｇａｉｎｅｓ Ｍｆｇ．Ｃｏ．案中，法院认为第２８９条“提供了适用于所 侵权人能够实际证明源于侵权设计的那部分利益， 有外观设计专利侵权的单一救济方式，保证了侵权 人的利益被完全返还”，而且“把专利权人置于侵权 人的立场上”。⑤又比如，在１９９８年的Ｎｉｋｅ Ｉｎｃ． 而不是来源于该产品的其他特征或功能。最高法 院发现，尽管在该案中外观设计专利权被侵犯了， 但因外观设计权人不能证明侵权者利润中哪部分 来源于地毯的外观设计，所以，法院仅授予了外观 设计权利人０．０６美元的象征性损害赔偿（ｎｏｍｉｎａｌ ｖ．Ｗａｌ－Ｍａｒｔ Ｓｔｏｒｅｓ案中，该案详细解释了第２８９ 条的立法历史，指出国会在１８８７年《外观设计法》 中“去除了在外观设计部分和包含外观设计产品之 间分摊侵权者获益的要求，并视为对Ｄｏｂｓｏｎ案件 过少赔偿裁判的直接反应”。值得注意的是，在耐 ｄａｍａｇｅ）。⑦这样的结果令人震惊，有观点认为，正 是受到该案判决的负面影响，美国专利商标局 （ｕＳＰＴＯ）外观设计专利申请量大幅下降。＿】 由于 担心发明者轻看外观设计专利的价值，美国国会决 定要鼓励申请人申请外观设计专利，并于１８８７年 通过了《外观设计专利法》。该法为外观设计侵权 赔偿设定了２５０美元的最低门槛，并允许将“侵权 ＠Ｓｅｃｔｉｏｎ ２８９ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｄｅ ３５． 克案中的争议外观设计专利Ｄ３４８，７６５仅是耐克鞋 的一部分，即鞋子上端，鞋底则被否认了。法院认 为，耐克外观设计专利只是鞋子一部分的事实并不 重要，侵权者的利润是基于整个鞋子的销售额计算 并赔偿给原告的。耐克案的法院宣称“法律要求将 ＠Ｄｏｂｓｏｎ ｖ．Ｄｏｍａｎ，１１８ Ｕ．Ｓ．１０，１６—１８（１８８６）以及Ｄｏｂｓｏｎ ｖ．Ｈａｒｔｆｏｒｄ Ｃａｒｐｅｔ Ｃｏ．，１１４ Ｕ．Ｓ ③Ｈ．Ｒ．Ｒ ＥＰ．Ｎ Ｏ．４９－１９６６，ａｔ １（１８８６），ｒｅｐｒｉｎｔｅｄ ｉｎ １８ Ｃ ＯＮＧ．Ｒ ＥＣ．８３４（１８８７）． ＠Ｕｎｔｅｒｍｅｙｅｒ ｖ．Ｆｒｅｕｎｄ，５８ Ｆ．２０５，２１２（２ｄ Ｃｉｒ．１８９３） ＠Ｓｃｈｎａｄｉｇ Ｃｏｒｐ．ｖ．Ｇａｉｎｅｓ Ｍｆｇ．Ｃｏ．，Ｉｎｃ．，６２０ Ｆ．２ｄ １１６６，１１７１（６ｔｈ Ｃｉｒ．１９８０） 一２９～
侵权人利润返还给权利人，因此侵权人将不会从其 损害赔偿的授予变得复杂。因为根据现行《专利 法》第２８９条规定，选择获得侵权人侵权产品销售 额的“全部利润”，意味着外观设计专利损害的赔偿 额可能经常大大超过实用新型侵权的赔偿额。但 错误行为中获利”。①因此有观点认为，在第２８９条 立法历史或判例法中并不存在模糊性，分摊侵权人 利润的作法是不允许的。②从历史角度分析第２８９ 条的发展仅是硬币的一个方面，仍有必要从横向比 较第２８９条与第２８４条。 （三）两个法条的联系与区别 是，鉴于第２８４条规定了恶意侵权最高三倍的损害 赔偿，因此，外观设计专利权人应视案情选择适用 不同的条款。 ３．有关重复赔偿 随着现代科学技术的发展，在一件产品上会同 时包含多种类型的专利，此时可能会发生针对同一 重复赔偿的问题一般涉及既包含外观设计又 包含实用新型的案例，但整体上这种情况相对比较 少见。联邦巡回法院决定的第一个类似案例是 ２００２年Ｃａｔａｌｉｎａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ，Ｉｎｃ．，Ｖ．Ｌａｍｐｓ Ｐｌｕｓ，Ｉｎｃ 案，在该案中，法院认为虽然专利权人有权就两种 侵权获得损害赔偿，但一旦根据第２８９条获得了 “侵权人利益”作为赔偿，就不得再依据第２８４条获 取额外的损害赔偿。法院指出第２８９条明文禁止 了双重赔偿。与上述Ｂｒａｕｎ Ｄｙｎａｍｉｃｓ案法院的观 侵权产品适用第２８４条与第２８９条竞合的问题。因 此，非常需要厘清两个法条的联系与区别。 １．两个法条的联系 首先，关于《美国专利法》第２８４条和第２８９条 的关系问题，在法律条文中并无明确说明。一般认 为，第２８４条是针对所有的专利损害赔偿，规定的 赔偿方式包括权利人的“所失利润”和“合理的许可 费”；而第２８９条是针对外观设计专利的额外赔偿 救济，包括获取侵权人产品销售的全部利润。两者 点类似，Ｃａｔａｌｉｎａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ案的法院关注了第２８９ 条法条中“但权利人不得基于侵权获得双重侵权者 获益”的表述。法院解释，“这一表述的目的是确保 都是针对专利权的金钱损害赔偿救济。 ２．有关惩罚性损害赔偿 《美国专利法》第２８４条允许法官对恶意专利 侵权授予最多前述赔偿额的三倍，第２８９条则没有 三倍损害赔偿的规定。联邦巡回法院在１９９２年 Ｂｒａｕｎ Ｉｎｃ．ｖ．Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｃｏｒｐ案中清晰地指出， 专利权人不能既获得侵权人利益，又获得针对同一 侵权人的其他损害赔偿救济，如专利许可费”。法 院还认为，授予“侵权人利益”已经满足第２８４条的 要求，即“专利权人获得的补偿最低不得少于一个 合理的许可费”。⑤综上，Ｃａｔａｌｉｎａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ案法院 “第２８９条没有授权增加权利人的损害赔偿；事实 上，第２８９条明确排除了权利人获得双倍侵权利 润”。③同样在该案中，联邦巡回法院承认存在一个 区别：“即一直以来在专利法中损害赔偿（ｄａｍａｇｅ） 与利润（ｐｒｏｆｉｔｓ）是有区别的。总之，获得补偿性损 认为针对同一产品的不同侵权不得重复获得两次 损害赔偿，由此可见，不可重复赔偿原则在美国专 利案件的判例法中是显而易见的。 害赔偿涉及普通法问题并有可能增加赔偿金额；但 获得一个侵权人利益则涉及衡平法问题且不能增 二、苹果诉三星案凸显的外观设计专利赔偿 之争 （一）案情介绍 加赔偿金额。”④这种对侵权者利润三倍损害赔偿的 禁止使得在实用新型与外观设计专利共存案件中 在过去十年，外观设计专利约仅占实用新型专 ＠Ｎｉｋｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｗａｌ—Ｍａｒｔ Ｓｔｏｒｅｓ，ｌｎｃ．，１３８ Ｆ．３ｄ １４３７，１４４１—４２（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．１９９８） ＠Ｐｅｒｒｙ Ｊ．Ｓａｉｄｍａｎ，Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｄｅａｌ，Ｌｔｄ．ｅｔｃ ＠Ｂｒａｕｎ Ｉｎｃ．ｖ．Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｃｏｒ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ，９７５ Ｆ．２ｄ ８１５，８２４（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ １９９２） ④Ｉｄ，ａｔ ８２４． ⑤２９５ Ｆ．３ｄ １２７７（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ ２００２） 一３０—
利诉讼数量的十分之一，但当下被称为世纪大战的 “苹果诉三星案”争议则凸显了外观设计专利的潜 在价值。 ２０１４年５月２日，加利福尼亚州圣何塞法 分摊侵权者利润，但《专利法》第２８９条明文规定避 免分摊原则，而且因果关系的要求也适用于其他损 害赔偿法律，而非此案特例。针对三星对“制造产 品”的论点，苹果认为，“钢琴罩子案”是陈旧的和 特殊的，因为带有设计专利的钢琴罩子和钢琴是 院对苹果与三星近期的一起专利侵权纠纷案作出 宣判，法院认为苹果与三星两家科技巨头都存在专 利侵权行为，为此，三星须向苹果赔付１．２亿美元 “相关但也不同的东西”，两者可分开销售，而手机 则不可分开销售。＿３］ 的损害赔偿，而苹果则须支付ｌ５．８４万美元的赔偿 给三星。这一案件涉及的产品有ｉＰｈｏｎｅ ４Ｓ，而随 着苹果公司的ｉＰｈｏｎｅ ６和三星公司的Ｇａｌａｘｙ Ｓ５ 泛滥于市场，ｉＰｈｏｎｅ ４Ｓ等产品如今在科技市场行 将就木…… 对于该判决，三星公司不服，目前该 （三）来自法庭之友的观点 苹果诉三星案自２０１１年以来吸引了各界众多 关注，被称为“世纪诉讼”。此次苹果诉三星侵￣ｇｆｉｂ 观设计专利案吸引了学界和产业界的广泛讨论与 参与，通过递交“法庭之友报告”（Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ）形 式，来自产业界的Ｃｒｏｃｓ、Ｄｅｓｉｇｎ Ｅｄｕｃａｔｏｒｓ、Ｄｅｓｉｎ ｇ案已上诉至联邦巡回法院，无论案件审理结果如 何，其判决都是至关重要的。 （二）双方争论的焦点——“整体市场价值”还 是“分摊原则” Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎｓ以及美国学界２７位教授分别表达了各 自支持或反对的意见。站在苹果一边且视外观设 计为生命线的公司和企业联合竭力维持外观设计 侵权救济应授予侵权人销售制造产品的全部利润， 并坚信如果消除外观设计侵权的法定救济将会阻 《美国专利法》第２８９条规定计算“侵权人利 益”是以侵权人的“全部利润”为基础的，三星不满 初审法院判决是基于整体市场价值判定的，在寻求 推翻加利福尼亚州圣何塞地区法院陪审团裁决时， 三星将重点放在了核心问题上，即三星公司大多数 碍（而非提高）技术创新。而站在三星一边的以２７ 位法学教授为代表的学界则认为对“侵权者获益” 应当采用分摊原则，并建议修改第２８９条规定。 １．支持苹果一方 专利侵权集中在ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ的设计上，而非操 作技术上。在提交给联邦巡回法院（ＣＡＦＣ）的案 情摘要中，三星辩称：第一，因果关系是普通法和专 利法中获取损害赔偿的先决条件；第二，专利法的 判例法表明了“制造产品”（ａｒｔｉｃｌｅ ｏｆ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ） 可以不是整个产品。 在支持其观点时，三星援引 有观点认为，改变《专利法》第２８９条的法律框 架将损害外观设计专利体系。①首先，获得有效外 观设计专利损害赔偿对于许多公司来说已经是个 挑战，如果公司必须面对是否可以获得足够赔偿这 一了一百年前的一个经典判例——“钢琴罩子案”，该 案涉及钢琴罩子的外观设计专利，在该案判决中法 不确定性，则有可能打击公司寻求外观设计保护 的信心，并从而打击整个艺术领域的投资。其次， 如果改变当前体系将会回到国会在１８８７年《外观 院得出结论：授予损害赔偿恰当的方法是基于侵权 人制造销售钢琴罩子的全部利润，而非钢琴本身。 在争论当苹果的外观设计专利覆盖的不是整个产 设计法》之前面临的分摊问题。并认为，要求确定 分摊会使专利权人承担额外的成本和延迟，并可能 会要求由专家和通过其他资源来确定因果关系和 计算损害赔偿。而且，这种改变将进一步劝阻公司 不要保护或实施设计发明，最终损害设计创新。最 后指出，如改变第２８９条内容将消除授予全部“侵 品所以授予手机销售额的全部侵权利润是否恰当 时，三星试图区分“作为整体产品”（整个手机）和 作为“外观设计专利所覆盖部分”（手机外壳）的不 同。 作为被上诉人的苹果公司则反击到：三星要求 权者获益”的威慑作用。如上所述，“名牌仿制品” ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ ｏｆ Ｃｒｏｃｓ，Ｉｎｃ ＠Ｎａｔａｌｉｅ Ｈａｎｌｏｎ—Ｌｅｈ，ｅｔ ａｌ，Ｃｒｏｃｓ，ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．ｖ Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌ一３１—
产业尤其有利可图，在该产业中，如果侵权者仅面 临一个“合理的许可费”赔偿以及权利人“所失利 润”的一部分，或者侵权人全部利润的一部分，则起 那是否可以得出结论：一个外观设计专利导致 产品的购买并导致侵权人所有利润都归因于该侵 权行为，这其实是在表征其他功能就没有任何价值 了？我们不禁要思考一个问题，随着技术的迅猛发 展，１００多年前的外观设计损害赔偿制度是否已不 不到威慑作用，因为侵权人仍可从侵权中获益。 还有观点认为，返还侵权人利益对实用新型专 利来说不是一种救济，原因之一在于实用新型专利 符合现今的发展事态呢？将１００多年前的规则适 用到现代多部件的产品上，是否不当地过度补偿了 外观设计专利，并因此低估了技术创新和专有技术 呢？ 的权利要求范围比外观设计要大，实用新型专利覆 盖的是包含在一个产品中的技术，而不管该产品的 外观如何。①因此，当侵权者盗用他人专利技术时， 侵权者并非在盗用其产品外观。而且，专利技术可 能仅代表一个产品所蕴含的众多发明中的一个，而 针对苹果诉三星公司案有关外观设计专利损 害赔偿分摊理论的争议，我们认为，首先必须准确 考察１８８７年国会设立外观设计专利额外救济的动 机和目的，然后参考该法条的语义表述和相关判例 进行判断。虽然苹果与三星及其各自支持者的辩 该产品仅有一个基本的外观表象。 ２．支持三星一方 ２７位法学教授的法庭之友报告反对用全部市 场价值来计算三星的侵权利益，该报告认为地区法 院陪审团授予苹果获得三星侵权产品的全部利润， 没有考虑三星自己的专利、工程、设计工作、谷歌技 术以及其他三星手机中所包含的无数其他发明 论都各有道理，但仍需考虑若废除第２８９条所产生 的不良后果，尤其是废除后与《商标法》、《版权法》 的协调问题。例如，《美国商标法》（兰汉姆法）仍 规定，为商标和商业标识案件中的原告提供“侵权 人获益”或实际损失的救济。如果为了简化多重知 人。传统的外观设计是覆盖整个产品的设计，但并 非所有外观设计专利都覆盖整个产品。所以不可 能得出“正是苹果手机的外形和整个设计使消费者 购买手机”的结论，或得出似是而非的推理——“正 是苹果ｉＴｕｎｅｓ图标的外形令用户购买苹果手机”， 识产权诉讼损害赔偿模式也来修改商标法和版权 法的损害赔偿救济，只会破坏《商标法》和《版权 法》的平衡。此外，在等待立法修改时，现存法冲突 的问题仍会存在。发生在美国的外观设计专利损 害赔偿之争，对我国也具有借鉴意义，虽然我国专 利损害赔偿制度中没有区分各种权利类型，并将 “侵权者获益”作为第二顺位的计算方法，但在法定 赔偿适用比例过多的现实情况下，我们仍需考虑如 尤其是没有任何一个苹果所主张的专利覆盖整部 手机。当今世界与１８８７年相比更加复杂，产品亦 是如此，因为现今在一个产品上可拥有多项外观设 计。如果在一个产品上有不止一个专利设计，那么 上文“正是外观设计才使商品得以销售”的论断将 瓦解。一个产品的所有价值并非都来自外观设计 专利。人们不是因为苹果手机看上去酷才买，购买 的原因在于功能。该报告建议，由法院来解释第 ２８９条，依据明智的政策和专利法条的提示从而限 何恰当适用“侵权者获益”救济。 三、中美外观设计专利侵权赔偿比较 （一）我国相关规定 我国专利损害赔偿制度体现在《专利法》第６５ 条，该条规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人 因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确 制在外观设计案中权利人获得的赔偿，仅限归因于 侵权行为的损害赔偿。② ＠Ｐｅｒｒｙ Ｊ．Ｓａｉｄｍａｎ，Ａｐｐｉｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｓａｒｎｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｄｅａｌ，Ｌｔｄ．ｅｔｃ． ②Ｍａｒｋ Ａ，Ｌｅｍｉｌｅｙ，Ａｐｐｉｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ｂｒｉｅｆ Ａｍｉｃｉ Ｃｕｒｉａｅ ｏｆ ２７ Ｌａｗ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓ ｉｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ ｏｆ Ａｐｐｅｌｌａｎｔ Ｓａｍｓｕｎｇ．
定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。 首次增加了“惩罚性损害赔偿”规定，即“对于故意 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的， 侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的 参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数 情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定 额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合 的赔偿数额提高至二到三倍”。这意味着未来的 理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利 《专利法》亦有可能针对外观设计专利给予最高三 许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利 倍的惩罚性损害赔偿。 权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给 （二）区别 予一万元以上一百万元以下的赔偿”。也就是说， 由此可见，在我国《专利法》损害赔偿救济中的 法条规定了权利人失去的利润、许可费的合理倍 权利人所失利润、许可费的合理倍数、侵权者的利 数、侵权人获得的利益以及法定赔偿共四种专利损 益以及法定赔偿是统一针对所有类型的专利权的， 害赔偿计算方法，并遵循着适用的先后顺序。但我 并没有单独针对实用新型和外观设计专利。因此， 国专利法损害赔偿制度并没有如美国一样按照权 外观设计专利权人可以依法获得四种损害赔偿中 利类型进行区分，因此上述四种专利损害赔偿方法 的任何一种，并有可能在未来基于前者获得最高三 统一适用于外观设计专利、实用新型专利和发明专 倍的惩罚性损害赔偿。而且，根据《专利法》修法草 利三种专利类型。 案（送审稿）提出的惩罚性损害赔偿也是针对所有 依据我国《专利法》第６５条第一款，权利人的 专利权类型的。在这点上，我国现行《专利法》及近 实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获 期修法趋势与美国《专利法》第２８４条和第２８９条具 得的利益确定专利侵权损害赔偿的数额。侵权人 有质的区别。因此，虽然我们不用担心出现苹果诉 获得的利益，是指侵权人因侵犯专利权人的专利而 三星案中凸显的分摊问题、侵权人全部利润以及额 获得的利益，该利益应当限于侵权人因侵犯专利权 外外观设计赔偿救济存废之争的问题，但我们仍需 行为所获得的利益，因其他权利所产生的利益，应 思考的问题是如何准确确定侵权者利润中究竟那 当合理扣除。依据２０１３年最高人民法院《关于审 部分可以归因于侵权行为。换句话说，在专利侵权 理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释 赔偿案件的司法裁量中，究竟哪些成本应当从侵权 ［２０１３］９号）第２Ｏ条第三款的规定：侵权人因侵权 人获益的总成本中被扣除是适用“侵权者获益”计 所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售 算法的重点和难点。总之，作为衡平法救济的计算 的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计 侵权人利润法在我国具有重要存在价值，尤其是当 算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人 原告权利人没有被告侵权人所拥有的那种生产和 的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人， 营销能力并因此无法证明原告损失利润时尤为适 可以按照销售利润计算。此外，侵权人获得的利益 用。 也可按如下方法计算：侵权产品在市场上的销售总 综上，在进行比较法分析时，我国立法并非要 额×该时间段的营业利润率。如果前述营业利润率 不加区别地一味照搬照抄国外立法，而应结合中国 难以确定的，可以按照该行业或领域通常的利润率 相关立法的背景、发展历史以及国情综合考虑。具 计算。其实，在侵权人获得的利益计算法中也存在 体到美国外观设计专利侵权损害赔偿制度上，其按 专利整体市场价值和分摊的问题。在法院的实际 专利权类型区分损害赔偿的制度有其特殊的产生 司法判决与专利行政主管机关的行政调解中，可要 和发展背景，我国专利损害赔偿制度不宜盲目借 求当事人举证证明专利技术所占的具体比重。 鉴，而应在制度内考虑提高“侵权者获益”计算法的 此外，根据国家知识产权局２０１４年４月公布的 适用效率问题。 《专利法》修改草案（送审稿），在第６５条的修订中 一３３—
参考文献： ［１］Ｖａｎｅｓｓａ Ｌ．Ｏｔｅｒｏ．ＨｏｗＭｕｃｈＩｓＲｅａＵｙＡｔＳｔａｋｅ？Ｄａｍ— Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｙｏｕ Ｅｘｐｅｃｔｅｄ［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１４—１０—２１） ［２０１４－１１－２７］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．１ａｗ３６０．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃｌｅｓ／５８６ １８６／ｄｅｓｉｇｎ－ｐａｔｅｎｔ－ｄａｍａｇｅｓ—ｍｉｇｈｔ－ｂｅ—ｍｏｒｅ—ｔｈａｎ— ａｇｅｓ Ｓｔａｔｕｔｅｓ Ｃｏｌｌｉｄｅ ｉｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ—ＩＰ Ｌｉｔｉｇａｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｒｅ— ｐｏｒｔｅｒ ９６ Ｊ．Ｐａｔ．＆Ｔｒａｄｅｍａｒｋ Ｏｆｆ．Ｓｏｃ’Ｙ ３４６． ｙｏｕ－ｅｘｐｅｃｔｅｄ． ［４］网易科技频道，苹果诉三星抄袭ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ专利案 ［２］Ｃｏｌｉｎ Ｂ．Ｈａｒｒｉｓ，Ａｎｄｒｅｗ Ｍ．Ｏｌｌｉｓ．Ｄｅｓｉｇｎ Ｐａｔｅｎｔ Ｄａｍａｇｅｓ Ａｎ Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｒｅｍｅｄｙ ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ 可能会终结［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１４—１２—０１）［２０１４～１２—０２］． ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｃｈｗｅｂ．ｃｏｒｎ．ｃｎ／ｉｔ／２０１４—１２一Ｏ１／２１Ｏ２４１ ［Ｊ］．ＬａｎｄｓｌｉｅｄＭａｇａｚｉｎｅ，２０１０，２（５）． ２ ｓｈｔｍｌ ［３］ Ｓｃｏｔｔ Ｂｒｅｅｄｌｏｖｅ．Ｄｅｓｉｇｎ Ｐａｔｅｎｔ Ｄａｍａｇｅｓ Ｍｉｇｈｔ Ｂｅ （上接第２２页） 应用，加快发展软件产业尤其在信息加密、过滤方 ［３］裴心雅．微博侵权行为的法律分析［Ｊ］．行政与法，２０１０ 面更需要重视。 （７）． （四）提高网民素质和维权意识。加强网络道德 ［４］ 万小艳．网络信息隐私权与知情权：冲突、协调与平衡 教育 ［Ｊ］．湖北社会科学，２００６（１０）． 由于以微博、微信等为载体的自媒体具有网络 ［５］周元卿．微博现象的法律透视——以隐私权为视角 天生的隐蔽性，人们可以在虚拟隐蔽的网络空间里 ［Ｊ］．法学杂志，２０１１（￥１）． ［６］ 葛洪义．侮辱谩骂不是民意，而是网络暴力［Ｎ］．广州 畅所欲言，不受限制。正如那句“在网络里不知你 日报，２００６－０７－２３． 是不是一条狗”。所以难免会出现言论自由超出了 ［７］ Ｃ．贝加特．加拿大信息高速公路上的个人隐私权保护 应有范围，导致他人隐私权受到伤害。面对这种局 ［Ｊ］．国外社会科学，１９９７（３）． 面，完善法律法规保护公民的网络隐私权固然重 ［８］ 哈耶克．自由秩序原理［Ｍ］．程崇华，译．北京：商务印 要，但法律调整具有局限性，无法对所有失范的网 书馆，１９５９． 络行为加以规制，而网络道德依靠个人的内心信念 ［９］周健．美国隐私权法与公民个人信息保护［Ｊ］．情报科 来维系，能够使网民认识到在自媒体上规范言论自 学，２００１（６）． 由与隐私权的意义。 ［１Ｏ］ 张卓明．论权利冲突中的权利位阶——规范法学视 所以笔者认为，政府一方面需努力推进网络伦 角下的透析［Ｊ］．浙江大学学报：人文社会科学版， 理道德规则体系的构建，另一方面要重视发展网络 ２００３（６）． 伦理道德教育的发展。目的在于增强人们内心的 ［１１］刘丽平．和谐社会需要加强网络道德建设［Ｊ］．佳木斯 大学社会科学学报，２００７（４）． 正义感、道德感以及社会责任感，自觉规范自身的 ［１２］李震山．人性尊严与人权保障［Ｍ］．台北：元照出版公 行为和合理的言论自由。 司，１９９９：１３－１４． 参考文献： ［１３］Ｇｅｏｒｇｅ Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｍｅａｄ（ａｕｔｈｏｒ），Ｃｈａｒｌｅｓ Ｗ．Ｍｏ卜 ｒｉｓ（ｅｄｉｔｏｒ）．Ｍｉｎｄ，Ｓｅｌｆ ａｎｄ Ｓｏｃｉｅｔｙ［Ｍ］．Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ ［１］ 王利明．人格权法新论［Ｍ］．长春：吉林人民出版社， Ｃｈｉｃａｇ９ Ｐｒｅｓｓ，１９６２：１６２． １９９４． ［１４］Ｃｈａｒｌｅｓ Ｔａｙｌｏｒ．Ｓｏｕｒｃｅｓ ｏｆ￡ｋ Ｓｅｌｆ．Ｔｈｅ Ｍａｋｉｎｇ ｏｆｔｈｅ ［２］ 王利明．人格权法研究［Ｍ］．北京：中国人民大学出版 ＭｏｄｅｒｎＩｄｅｎｔｉｔｙ［Ｊ］．Ｍａｒｃｈ ｌ，１９９２． 社，２００９． ［１５］张文显．法理学［Ｍ］．北京：高等教育出版社，２００３：４０１． ——３４——
2024年1月13日发(作者：藤绮梅)
第２８卷第４期 ２０１５年４月 长春理工大学学报（社会科学版） Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆＣｈａｎｇｃｈｕｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆＳｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ） Ｖ０１．２８ Ｎｏ．４ Ａｐｒ．２０１５ 美国外观设计专利侵权损害赔偿制度 ——以苹果诉三星外观设计侵权案为视角 赵 （同济大学法学院／知识产权学院，上海，２０００９２） ［摘要］ 美国《专利法》第２８９条为外观设计专利提供了额外的损害赔偿救济，授予权利人获得侵权人的全 部利润，且不允许重复赔偿。该规定有着特殊的产生背景及发展脉络。随着近年苹果诉三星外观设计专利案的 不断演化，美国《专利法》第２８９条“侵权者获益”分摊与整体市场价值成为争论的焦点，有关第２８９条侵权 者获益存废的问题也再次被提及。在我国，不存在依权利类型分类的专利损害赔偿制度，而且“侵权者获益” 作为损害赔偿的重要方法之一具有重要的存在价值。与美国不同，我们应重点关注如何分摊可归因于专利的那 部分侵权者利润。 ［关键词］ 外观设计专利；侵权者获益；分摊；侵权赔偿 ［中图分类号］ Ｄ９２３．４ ［文献标识码］ Ａ ［基金项目］ 国家版权局政策法制司委托课题“实用艺术作品保护国际国内理论实践跟踪” ［作者简介］ 赵歆（１９８０－），女，博士研究生，讲师，研究方向为知识产权法。 一、美国外观设计专利损害赔偿制度概要 （一）作为基本赔偿的《专利法》第２８４条 应对原告因专利受侵害之程度做出判决，给予足够 的赔偿，赔偿不得少于侵权人实施发明所需的合理 的许可费，以及法院所定之利息及诉讼费用的总 美国专利法金钱损害赔偿救济主要体现在《专 利法》第２８４条，该条规定了“权利人所失利润” （１ｏｓｔ ｐｒｏｆｉｔｓ）与“合理的许可费”（ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ ｒｏｙａｌｔｙ） 两种救济方式，并可以在恶意侵权（ｗｉｌｌｆｕｌ ｉｎｆｒｉｎｇｅ－ ｍｅｎｔ）情形下将前述赔偿金增加至三倍。值得注 和。陪审团如未能确认损害赔偿额，法院应酌情裁 定，以上任一种情形下，法院均得将决定或估定之 损害赔偿额增加至三倍。法院得请专家作证，以协 助决定损害赔偿或在该状况下的合理的许可费。”④ 因此，第２８４条的救济不仅适用于外观设计专利， 也适用于实用新型和发明专利，这是美国专利损害 赔偿基本的成文法依据。 （二）作为附加赔偿的《专利法》第２８９条 意的是，在美国１９４６年之前的《专利法》中，第２８４ 条还包括获得“侵权者获益”的规定，但１９４６年国 会修法时删除了该规定。一部分原因是因为区分 侵权人因使用发明而获得的利润和侵权人因付出 劳动而获得的利润存在困难，另一部分原因是为避 免专利权人意外获得不应分配的利润。第２８４条 针对外观设计专利，《美国专利法》第２８９条还 规定了“对侵害外观设计专利权的附加赔偿”，即 “任何人在外观设计专利权有效期内，未取得专利 权人许可而在出售的制品上采用此类外观设计或 具体规定如下：“根据有利于原告之证据显示，法院 ①Ｓｅｃｔｉｏｎ ２８４ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｄｅ ３５
此类乱真的仿制品，将导致当事人所在地区的地方 法院判处侵权人归还专利权人全部侵权获益，至少 不低于２５０美元。本条规定不应制止、减少或非难 者获益”作为损害赔偿的计算标准并消除了之前的 “分摊原则”（ａｐｐｏｒｔｉｏｎｍｅｎｔ）规定。通过消费价格 指数（ＣＰＩ）推算，１８８７年的２５０美元相当于现今的 ５９００美元。 针对分摊与整体利润问题，美国参议 院报告认为，“事实上，正是外观设计才使得商品得 被侵害的专利权人依照本规定取得其他赔偿，亦不 得重复获得损害赔偿”。①这一规定，其实是赋予了 外观设计专利权人“相当慷慨的”救济，因为权利人 可以基于侵权人的全部获益获得赔偿。而这种基 以销售”，因此源于该商品的利润是“不可分摊 的”，并进而得出结论说“侵权人销售商品的全部利 润都应赔偿给原告，这是非常方便的”。③确实，这 体现了１９世纪一些法官如何解读该法律。 ２．后续发展 于侵权人的全部获益计算损害赔偿的作法在美国 被称为“整体市场价值原则”（Ｅｎｔｉｒｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｖａｌｕｅ， ＥＭＶ），其含义是指如果整个产品的商业价值皆取 决于专利的功能，那么就可以基于该商品的全部利 １８８７年《外观设计法》针对损害赔偿规定了源 自于衡平法的“侵权者获益”救济，并且计算基础是 侵权人的“全部利润”而非“分摊原则”，且规定了 ２５０美元的最低赔偿。此后，美国外观设计专利损 润来计算损害赔偿金。近年，苹果诉三星公司外观 设计专利侵权案的争论中心亦是围绕着ＥＭＶ原 则展开的，故此，详细分析第２８９条的产生原因和 发展历史有助于我们更好地理解该制度。 １．产生历史 害赔偿的判例法也一直遵循着该规定。例如，在 １８９３年Ｕｎｔｅｒｍｅｙｅｒ ｖ．Ｆｒｅｕｎｄ案中，法院认为“国会 《美国专利法》第２８９条的制定起因于美国 １８８６年的一个判例——Ｄｏｂｓｏｎ ｖ．Ｄｏｒｍａｎ，在该 案中侵权者在地毯上复制了权利人的外观设计专 利，美国最高法院认为外观设计权利人只可以获得 宣布的计算侵权者获益是制造或销售侵权产品的 全部利润，区别归因于外观设计部分的分摊原 则”。④又如１９８０年的Ｓｃｈｎａｄｉｇ Ｃｏｒｐ．ｖ．Ｇａｉｎｅｓ Ｍｆｇ．Ｃｏ．案中，法院认为第２８９条“提供了适用于所 侵权人能够实际证明源于侵权设计的那部分利益， 有外观设计专利侵权的单一救济方式，保证了侵权 人的利益被完全返还”，而且“把专利权人置于侵权 人的立场上”。⑤又比如，在１９９８年的Ｎｉｋｅ Ｉｎｃ． 而不是来源于该产品的其他特征或功能。最高法 院发现，尽管在该案中外观设计专利权被侵犯了， 但因外观设计权人不能证明侵权者利润中哪部分 来源于地毯的外观设计，所以，法院仅授予了外观 设计权利人０．０６美元的象征性损害赔偿（ｎｏｍｉｎａｌ ｖ．Ｗａｌ－Ｍａｒｔ Ｓｔｏｒｅｓ案中，该案详细解释了第２８９ 条的立法历史，指出国会在１８８７年《外观设计法》 中“去除了在外观设计部分和包含外观设计产品之 间分摊侵权者获益的要求，并视为对Ｄｏｂｓｏｎ案件 过少赔偿裁判的直接反应”。值得注意的是，在耐 ｄａｍａｇｅ）。⑦这样的结果令人震惊，有观点认为，正 是受到该案判决的负面影响，美国专利商标局 （ｕＳＰＴＯ）外观设计专利申请量大幅下降。＿】 由于 担心发明者轻看外观设计专利的价值，美国国会决 定要鼓励申请人申请外观设计专利，并于１８８７年 通过了《外观设计专利法》。该法为外观设计侵权 赔偿设定了２５０美元的最低门槛，并允许将“侵权 ＠Ｓｅｃｔｉｏｎ ２８９ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｄｅ ３５． 克案中的争议外观设计专利Ｄ３４８，７６５仅是耐克鞋 的一部分，即鞋子上端，鞋底则被否认了。法院认 为，耐克外观设计专利只是鞋子一部分的事实并不 重要，侵权者的利润是基于整个鞋子的销售额计算 并赔偿给原告的。耐克案的法院宣称“法律要求将 ＠Ｄｏｂｓｏｎ ｖ．Ｄｏｍａｎ，１１８ Ｕ．Ｓ．１０，１６—１８（１８８６）以及Ｄｏｂｓｏｎ ｖ．Ｈａｒｔｆｏｒｄ Ｃａｒｐｅｔ Ｃｏ．，１１４ Ｕ．Ｓ ③Ｈ．Ｒ．Ｒ ＥＰ．Ｎ Ｏ．４９－１９６６，ａｔ １（１８８６），ｒｅｐｒｉｎｔｅｄ ｉｎ １８ Ｃ ＯＮＧ．Ｒ ＥＣ．８３４（１８８７）． ＠Ｕｎｔｅｒｍｅｙｅｒ ｖ．Ｆｒｅｕｎｄ，５８ Ｆ．２０５，２１２（２ｄ Ｃｉｒ．１８９３） ＠Ｓｃｈｎａｄｉｇ Ｃｏｒｐ．ｖ．Ｇａｉｎｅｓ Ｍｆｇ．Ｃｏ．，Ｉｎｃ．，６２０ Ｆ．２ｄ １１６６，１１７１（６ｔｈ Ｃｉｒ．１９８０） 一２９～
侵权人利润返还给权利人，因此侵权人将不会从其 损害赔偿的授予变得复杂。因为根据现行《专利 法》第２８９条规定，选择获得侵权人侵权产品销售 额的“全部利润”，意味着外观设计专利损害的赔偿 额可能经常大大超过实用新型侵权的赔偿额。但 错误行为中获利”。①因此有观点认为，在第２８９条 立法历史或判例法中并不存在模糊性，分摊侵权人 利润的作法是不允许的。②从历史角度分析第２８９ 条的发展仅是硬币的一个方面，仍有必要从横向比 较第２８９条与第２８４条。 （三）两个法条的联系与区别 是，鉴于第２８４条规定了恶意侵权最高三倍的损害 赔偿，因此，外观设计专利权人应视案情选择适用 不同的条款。 ３．有关重复赔偿 随着现代科学技术的发展，在一件产品上会同 时包含多种类型的专利，此时可能会发生针对同一 重复赔偿的问题一般涉及既包含外观设计又 包含实用新型的案例，但整体上这种情况相对比较 少见。联邦巡回法院决定的第一个类似案例是 ２００２年Ｃａｔａｌｉｎａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ，Ｉｎｃ．，Ｖ．Ｌａｍｐｓ Ｐｌｕｓ，Ｉｎｃ 案，在该案中，法院认为虽然专利权人有权就两种 侵权获得损害赔偿，但一旦根据第２８９条获得了 “侵权人利益”作为赔偿，就不得再依据第２８４条获 取额外的损害赔偿。法院指出第２８９条明文禁止 了双重赔偿。与上述Ｂｒａｕｎ Ｄｙｎａｍｉｃｓ案法院的观 侵权产品适用第２８４条与第２８９条竞合的问题。因 此，非常需要厘清两个法条的联系与区别。 １．两个法条的联系 首先，关于《美国专利法》第２８４条和第２８９条 的关系问题，在法律条文中并无明确说明。一般认 为，第２８４条是针对所有的专利损害赔偿，规定的 赔偿方式包括权利人的“所失利润”和“合理的许可 费”；而第２８９条是针对外观设计专利的额外赔偿 救济，包括获取侵权人产品销售的全部利润。两者 点类似，Ｃａｔａｌｉｎａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ案的法院关注了第２８９ 条法条中“但权利人不得基于侵权获得双重侵权者 获益”的表述。法院解释，“这一表述的目的是确保 都是针对专利权的金钱损害赔偿救济。 ２．有关惩罚性损害赔偿 《美国专利法》第２８４条允许法官对恶意专利 侵权授予最多前述赔偿额的三倍，第２８９条则没有 三倍损害赔偿的规定。联邦巡回法院在１９９２年 Ｂｒａｕｎ Ｉｎｃ．ｖ．Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｃｏｒｐ案中清晰地指出， 专利权人不能既获得侵权人利益，又获得针对同一 侵权人的其他损害赔偿救济，如专利许可费”。法 院还认为，授予“侵权人利益”已经满足第２８４条的 要求，即“专利权人获得的补偿最低不得少于一个 合理的许可费”。⑤综上，Ｃａｔａｌｉｎａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ案法院 “第２８９条没有授权增加权利人的损害赔偿；事实 上，第２８９条明确排除了权利人获得双倍侵权利 润”。③同样在该案中，联邦巡回法院承认存在一个 区别：“即一直以来在专利法中损害赔偿（ｄａｍａｇｅ） 与利润（ｐｒｏｆｉｔｓ）是有区别的。总之，获得补偿性损 认为针对同一产品的不同侵权不得重复获得两次 损害赔偿，由此可见，不可重复赔偿原则在美国专 利案件的判例法中是显而易见的。 害赔偿涉及普通法问题并有可能增加赔偿金额；但 获得一个侵权人利益则涉及衡平法问题且不能增 二、苹果诉三星案凸显的外观设计专利赔偿 之争 （一）案情介绍 加赔偿金额。”④这种对侵权者利润三倍损害赔偿的 禁止使得在实用新型与外观设计专利共存案件中 在过去十年，外观设计专利约仅占实用新型专 ＠Ｎｉｋｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｗａｌ—Ｍａｒｔ Ｓｔｏｒｅｓ，ｌｎｃ．，１３８ Ｆ．３ｄ １４３７，１４４１—４２（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．１９９８） ＠Ｐｅｒｒｙ Ｊ．Ｓａｉｄｍａｎ，Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｄｅａｌ，Ｌｔｄ．ｅｔｃ ＠Ｂｒａｕｎ Ｉｎｃ．ｖ．Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｃｏｒ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ，９７５ Ｆ．２ｄ ８１５，８２４（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ １９９２） ④Ｉｄ，ａｔ ８２４． ⑤２９５ Ｆ．３ｄ １２７７（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ ２００２） 一３０—
利诉讼数量的十分之一，但当下被称为世纪大战的 “苹果诉三星案”争议则凸显了外观设计专利的潜 在价值。 ２０１４年５月２日，加利福尼亚州圣何塞法 分摊侵权者利润，但《专利法》第２８９条明文规定避 免分摊原则，而且因果关系的要求也适用于其他损 害赔偿法律，而非此案特例。针对三星对“制造产 品”的论点，苹果认为，“钢琴罩子案”是陈旧的和 特殊的，因为带有设计专利的钢琴罩子和钢琴是 院对苹果与三星近期的一起专利侵权纠纷案作出 宣判，法院认为苹果与三星两家科技巨头都存在专 利侵权行为，为此，三星须向苹果赔付１．２亿美元 “相关但也不同的东西”，两者可分开销售，而手机 则不可分开销售。＿３］ 的损害赔偿，而苹果则须支付ｌ５．８４万美元的赔偿 给三星。这一案件涉及的产品有ｉＰｈｏｎｅ ４Ｓ，而随 着苹果公司的ｉＰｈｏｎｅ ６和三星公司的Ｇａｌａｘｙ Ｓ５ 泛滥于市场，ｉＰｈｏｎｅ ４Ｓ等产品如今在科技市场行 将就木…… 对于该判决，三星公司不服，目前该 （三）来自法庭之友的观点 苹果诉三星案自２０１１年以来吸引了各界众多 关注，被称为“世纪诉讼”。此次苹果诉三星侵￣ｇｆｉｂ 观设计专利案吸引了学界和产业界的广泛讨论与 参与，通过递交“法庭之友报告”（Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ）形 式，来自产业界的Ｃｒｏｃｓ、Ｄｅｓｉｇｎ Ｅｄｕｃａｔｏｒｓ、Ｄｅｓｉｎ ｇ案已上诉至联邦巡回法院，无论案件审理结果如 何，其判决都是至关重要的。 （二）双方争论的焦点——“整体市场价值”还 是“分摊原则” Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎｓ以及美国学界２７位教授分别表达了各 自支持或反对的意见。站在苹果一边且视外观设 计为生命线的公司和企业联合竭力维持外观设计 侵权救济应授予侵权人销售制造产品的全部利润， 并坚信如果消除外观设计侵权的法定救济将会阻 《美国专利法》第２８９条规定计算“侵权人利 益”是以侵权人的“全部利润”为基础的，三星不满 初审法院判决是基于整体市场价值判定的，在寻求 推翻加利福尼亚州圣何塞地区法院陪审团裁决时， 三星将重点放在了核心问题上，即三星公司大多数 碍（而非提高）技术创新。而站在三星一边的以２７ 位法学教授为代表的学界则认为对“侵权者获益” 应当采用分摊原则，并建议修改第２８９条规定。 １．支持苹果一方 专利侵权集中在ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ的设计上，而非操 作技术上。在提交给联邦巡回法院（ＣＡＦＣ）的案 情摘要中，三星辩称：第一，因果关系是普通法和专 利法中获取损害赔偿的先决条件；第二，专利法的 判例法表明了“制造产品”（ａｒｔｉｃｌｅ ｏｆ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ） 可以不是整个产品。 在支持其观点时，三星援引 有观点认为，改变《专利法》第２８９条的法律框 架将损害外观设计专利体系。①首先，获得有效外 观设计专利损害赔偿对于许多公司来说已经是个 挑战，如果公司必须面对是否可以获得足够赔偿这 一了一百年前的一个经典判例——“钢琴罩子案”，该 案涉及钢琴罩子的外观设计专利，在该案判决中法 不确定性，则有可能打击公司寻求外观设计保护 的信心，并从而打击整个艺术领域的投资。其次， 如果改变当前体系将会回到国会在１８８７年《外观 院得出结论：授予损害赔偿恰当的方法是基于侵权 人制造销售钢琴罩子的全部利润，而非钢琴本身。 在争论当苹果的外观设计专利覆盖的不是整个产 设计法》之前面临的分摊问题。并认为，要求确定 分摊会使专利权人承担额外的成本和延迟，并可能 会要求由专家和通过其他资源来确定因果关系和 计算损害赔偿。而且，这种改变将进一步劝阻公司 不要保护或实施设计发明，最终损害设计创新。最 后指出，如改变第２８９条内容将消除授予全部“侵 品所以授予手机销售额的全部侵权利润是否恰当 时，三星试图区分“作为整体产品”（整个手机）和 作为“外观设计专利所覆盖部分”（手机外壳）的不 同。 作为被上诉人的苹果公司则反击到：三星要求 权者获益”的威慑作用。如上所述，“名牌仿制品” ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ ｏｆ Ｃｒｏｃｓ，Ｉｎｃ ＠Ｎａｔａｌｉｅ Ｈａｎｌｏｎ—Ｌｅｈ，ｅｔ ａｌ，Ｃｒｏｃｓ，ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．ｖ Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌ一３１—
产业尤其有利可图，在该产业中，如果侵权者仅面 临一个“合理的许可费”赔偿以及权利人“所失利 润”的一部分，或者侵权人全部利润的一部分，则起 那是否可以得出结论：一个外观设计专利导致 产品的购买并导致侵权人所有利润都归因于该侵 权行为，这其实是在表征其他功能就没有任何价值 了？我们不禁要思考一个问题，随着技术的迅猛发 展，１００多年前的外观设计损害赔偿制度是否已不 不到威慑作用，因为侵权人仍可从侵权中获益。 还有观点认为，返还侵权人利益对实用新型专 利来说不是一种救济，原因之一在于实用新型专利 符合现今的发展事态呢？将１００多年前的规则适 用到现代多部件的产品上，是否不当地过度补偿了 外观设计专利，并因此低估了技术创新和专有技术 呢？ 的权利要求范围比外观设计要大，实用新型专利覆 盖的是包含在一个产品中的技术，而不管该产品的 外观如何。①因此，当侵权者盗用他人专利技术时， 侵权者并非在盗用其产品外观。而且，专利技术可 能仅代表一个产品所蕴含的众多发明中的一个，而 针对苹果诉三星公司案有关外观设计专利损 害赔偿分摊理论的争议，我们认为，首先必须准确 考察１８８７年国会设立外观设计专利额外救济的动 机和目的，然后参考该法条的语义表述和相关判例 进行判断。虽然苹果与三星及其各自支持者的辩 该产品仅有一个基本的外观表象。 ２．支持三星一方 ２７位法学教授的法庭之友报告反对用全部市 场价值来计算三星的侵权利益，该报告认为地区法 院陪审团授予苹果获得三星侵权产品的全部利润， 没有考虑三星自己的专利、工程、设计工作、谷歌技 术以及其他三星手机中所包含的无数其他发明 论都各有道理，但仍需考虑若废除第２８９条所产生 的不良后果，尤其是废除后与《商标法》、《版权法》 的协调问题。例如，《美国商标法》（兰汉姆法）仍 规定，为商标和商业标识案件中的原告提供“侵权 人获益”或实际损失的救济。如果为了简化多重知 人。传统的外观设计是覆盖整个产品的设计，但并 非所有外观设计专利都覆盖整个产品。所以不可 能得出“正是苹果手机的外形和整个设计使消费者 购买手机”的结论，或得出似是而非的推理——“正 是苹果ｉＴｕｎｅｓ图标的外形令用户购买苹果手机”， 识产权诉讼损害赔偿模式也来修改商标法和版权 法的损害赔偿救济，只会破坏《商标法》和《版权 法》的平衡。此外，在等待立法修改时，现存法冲突 的问题仍会存在。发生在美国的外观设计专利损 害赔偿之争，对我国也具有借鉴意义，虽然我国专 利损害赔偿制度中没有区分各种权利类型，并将 “侵权者获益”作为第二顺位的计算方法，但在法定 赔偿适用比例过多的现实情况下，我们仍需考虑如 尤其是没有任何一个苹果所主张的专利覆盖整部 手机。当今世界与１８８７年相比更加复杂，产品亦 是如此，因为现今在一个产品上可拥有多项外观设 计。如果在一个产品上有不止一个专利设计，那么 上文“正是外观设计才使商品得以销售”的论断将 瓦解。一个产品的所有价值并非都来自外观设计 专利。人们不是因为苹果手机看上去酷才买，购买 的原因在于功能。该报告建议，由法院来解释第 ２８９条，依据明智的政策和专利法条的提示从而限 何恰当适用“侵权者获益”救济。 三、中美外观设计专利侵权赔偿比较 （一）我国相关规定 我国专利损害赔偿制度体现在《专利法》第６５ 条，该条规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人 因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确 制在外观设计案中权利人获得的赔偿，仅限归因于 侵权行为的损害赔偿。② ＠Ｐｅｒｒｙ Ｊ．Ｓａｉｄｍａｎ，Ａｐｐｉｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｓａｒｎｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ａｍｉｃｕｓ Ｂｒｉｅｆ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｄｅａｌ，Ｌｔｄ．ｅｔｃ． ②Ｍａｒｋ Ａ，Ｌｅｍｉｌｅｙ，Ａｐｐｉｅ Ｉｎｃ．ｖ．Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．Ｂｒｉｅｆ Ａｍｉｃｉ Ｃｕｒｉａｅ ｏｆ ２７ Ｌａｗ Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓ ｉｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ ｏｆ Ａｐｐｅｌｌａｎｔ Ｓａｍｓｕｎｇ．
定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。 首次增加了“惩罚性损害赔偿”规定，即“对于故意 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的， 侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的 参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数 情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定 额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合 的赔偿数额提高至二到三倍”。这意味着未来的 理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利 《专利法》亦有可能针对外观设计专利给予最高三 许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利 倍的惩罚性损害赔偿。 权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给 （二）区别 予一万元以上一百万元以下的赔偿”。也就是说， 由此可见，在我国《专利法》损害赔偿救济中的 法条规定了权利人失去的利润、许可费的合理倍 权利人所失利润、许可费的合理倍数、侵权者的利 数、侵权人获得的利益以及法定赔偿共四种专利损 益以及法定赔偿是统一针对所有类型的专利权的， 害赔偿计算方法，并遵循着适用的先后顺序。但我 并没有单独针对实用新型和外观设计专利。因此， 国专利法损害赔偿制度并没有如美国一样按照权 外观设计专利权人可以依法获得四种损害赔偿中 利类型进行区分，因此上述四种专利损害赔偿方法 的任何一种，并有可能在未来基于前者获得最高三 统一适用于外观设计专利、实用新型专利和发明专 倍的惩罚性损害赔偿。而且，根据《专利法》修法草 利三种专利类型。 案（送审稿）提出的惩罚性损害赔偿也是针对所有 依据我国《专利法》第６５条第一款，权利人的 专利权类型的。在这点上，我国现行《专利法》及近 实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获 期修法趋势与美国《专利法》第２８４条和第２８９条具 得的利益确定专利侵权损害赔偿的数额。侵权人 有质的区别。因此，虽然我们不用担心出现苹果诉 获得的利益，是指侵权人因侵犯专利权人的专利而 三星案中凸显的分摊问题、侵权人全部利润以及额 获得的利益，该利益应当限于侵权人因侵犯专利权 外外观设计赔偿救济存废之争的问题，但我们仍需 行为所获得的利益，因其他权利所产生的利益，应 思考的问题是如何准确确定侵权者利润中究竟那 当合理扣除。依据２０１３年最高人民法院《关于审 部分可以归因于侵权行为。换句话说，在专利侵权 理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释 赔偿案件的司法裁量中，究竟哪些成本应当从侵权 ［２０１３］９号）第２Ｏ条第三款的规定：侵权人因侵权 人获益的总成本中被扣除是适用“侵权者获益”计 所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售 算法的重点和难点。总之，作为衡平法救济的计算 的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计 侵权人利润法在我国具有重要存在价值，尤其是当 算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人 原告权利人没有被告侵权人所拥有的那种生产和 的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人， 营销能力并因此无法证明原告损失利润时尤为适 可以按照销售利润计算。此外，侵权人获得的利益 用。 也可按如下方法计算：侵权产品在市场上的销售总 综上，在进行比较法分析时，我国立法并非要 额×该时间段的营业利润率。如果前述营业利润率 不加区别地一味照搬照抄国外立法，而应结合中国 难以确定的，可以按照该行业或领域通常的利润率 相关立法的背景、发展历史以及国情综合考虑。具 计算。其实，在侵权人获得的利益计算法中也存在 体到美国外观设计专利侵权损害赔偿制度上，其按 专利整体市场价值和分摊的问题。在法院的实际 专利权类型区分损害赔偿的制度有其特殊的产生 司法判决与专利行政主管机关的行政调解中，可要 和发展背景，我国专利损害赔偿制度不宜盲目借 求当事人举证证明专利技术所占的具体比重。 鉴，而应在制度内考虑提高“侵权者获益”计算法的 此外，根据国家知识产权局２０１４年４月公布的 适用效率问题。 《专利法》修改草案（送审稿），在第６５条的修订中 一３３—
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