2024年4月15日发(作者：出丹寒)
郑州睿信知识产权代理有限公司 资料来源网络用于交流学习
争点排除规则的适用及启示
“争点排除”也称“间接再诉禁止”，是美国衡平法下创设的一条规则。根据美国1982
年《判决重述（第2次）》，“不论对于相同还是不同的诉讼请求，当一个法律或者事实
的争点已经被实际争讼并且被一个生效的最终判决所确定，并且该确定对于该判决为必须
时，该确定对于双方当事人之间后续的诉讼是结论性的。”总体来说，适用争点排除规则
要满足以下4个条件：该争点与前诉中确定了的争点相同；该争点在前诉中确实经过了争
讼；该争点的确定对于前诉的最终判决是必须的；对抗排除效力的一方过去有完全、公平
的机会在前诉中就该争点进行争讼。
所以，不管是事实争点还是法律争点，如果其已经在前诉中结论性地确定，就可以适
用争点排除规则来阻却再次诉讼。争点排除规则的适用只能针对前诉中的当事人，但是没
有参与前诉的当事人也可以主张争点排除的抗辩。
争点排除规则同样适用于专利案件，包括对专利权利要求的解释中。
争点排除规则在美国的适用
即使上述适用争点排除规则的4个条件都已经满足，作为衡平法规则，法官仍然可以
拒绝适用争点排除规则。另外，由于不同审判地可能会适用不同的法律、不同的证据要求
等，也会导致争点排除规则不能适用。
在In re Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2007)案中，地区法
院将权利要求中的“响应通货膨胀率”解释为“直接响应先前实际通货膨胀的市场指标，
而不包括市场对将来通货膨胀的预期”，所以要求“与通货膨胀率连续的、一对一的关系”。
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在权利要求解释之后，当事人双方达成了和解。而在随后Trans Texas提出的复审请求程
序中，美国专利商标局（USPTO）发现，根据“最宽合理解释”标准，“上述术语‘响应
通货膨胀率’不限于连续的、一对一的关系，还包括以1%的增额进行调整的延迟的关系”。
根据该解释，Trans Texas的权利要求相对于现有技术是显而易见的。联邦上诉法院支持了
USPTO的决定并认定，因为USPTO不是先前诉讼的当事人，在此不适用争点排除，所以
USPTO的决定不受先前地区法院权利要求解释的约束。
由于USPTO对权利要求进行解释时采取的“最宽合理解释”标准与法院相对较窄的
解释标准不一致，所以，即使是基于同样的理由和证据，已经被法院认定有效的专利也可
能被USPTO认定无效。除了对权利要求的解释标准不同之外，法院和USPTO在评价权利
要求的专利性时对证据的要求也不相同。法院采用“清楚并且有说服力的”证据标准，而
USPTO采用“优势”证据标准。
在The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC, Nos. 2012-1642, 2013-1024
(Fed. Cir. Nov. 15, 2013)案中，OWW基于其第237号专利对Alps提起侵权诉讼，该诉
讼因为复审请求而中止。在此期间，OWW基于第237号专利的继续申请，即第182号专
利，对Thermo-Ply提起另一侵权诉讼，该第182号专利被认定无效。Alps案的地区法院
作出判决，基于争点排除规则认定，与该第182号专利的权利要求实质相同的第237号专
利的权利要求也是无效的。联邦上诉法院支持了地区法院的判决，认定如果权利要求实质
上相同的话，“仅仅使用不同的文字”并不会产生新的争点。
在l Corp. v. Futurewei Technologies, Pantech Wireless, Inc., Nos.
2014-1019, 2014-1242, -1243 (Fed. Cir. Nov. 19, 2014)案中，l基于第774号
专利和第108号专利起诉专利侵权。该第108号专利不是第774号专利的同族专利，但
是覆盖了相同的基本装置并且包括“唯一存储器的限定”。
2024年4月15日发(作者：出丹寒)
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争点排除规则的适用及启示
“争点排除”也称“间接再诉禁止”，是美国衡平法下创设的一条规则。根据美国1982
年《判决重述（第2次）》，“不论对于相同还是不同的诉讼请求，当一个法律或者事实
的争点已经被实际争讼并且被一个生效的最终判决所确定，并且该确定对于该判决为必须
时，该确定对于双方当事人之间后续的诉讼是结论性的。”总体来说，适用争点排除规则
要满足以下4个条件：该争点与前诉中确定了的争点相同；该争点在前诉中确实经过了争
讼；该争点的确定对于前诉的最终判决是必须的；对抗排除效力的一方过去有完全、公平
的机会在前诉中就该争点进行争讼。
所以，不管是事实争点还是法律争点，如果其已经在前诉中结论性地确定，就可以适
用争点排除规则来阻却再次诉讼。争点排除规则的适用只能针对前诉中的当事人，但是没
有参与前诉的当事人也可以主张争点排除的抗辩。
争点排除规则同样适用于专利案件，包括对专利权利要求的解释中。
争点排除规则在美国的适用
即使上述适用争点排除规则的4个条件都已经满足，作为衡平法规则，法官仍然可以
拒绝适用争点排除规则。另外，由于不同审判地可能会适用不同的法律、不同的证据要求
等，也会导致争点排除规则不能适用。
在In re Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2007)案中，地区法
院将权利要求中的“响应通货膨胀率”解释为“直接响应先前实际通货膨胀的市场指标，
而不包括市场对将来通货膨胀的预期”，所以要求“与通货膨胀率连续的、一对一的关系”。
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在权利要求解释之后，当事人双方达成了和解。而在随后Trans Texas提出的复审请求程
序中，美国专利商标局（USPTO）发现，根据“最宽合理解释”标准，“上述术语‘响应
通货膨胀率’不限于连续的、一对一的关系，还包括以1%的增额进行调整的延迟的关系”。
根据该解释，Trans Texas的权利要求相对于现有技术是显而易见的。联邦上诉法院支持了
USPTO的决定并认定，因为USPTO不是先前诉讼的当事人，在此不适用争点排除，所以
USPTO的决定不受先前地区法院权利要求解释的约束。
由于USPTO对权利要求进行解释时采取的“最宽合理解释”标准与法院相对较窄的
解释标准不一致，所以，即使是基于同样的理由和证据，已经被法院认定有效的专利也可
能被USPTO认定无效。除了对权利要求的解释标准不同之外，法院和USPTO在评价权利
要求的专利性时对证据的要求也不相同。法院采用“清楚并且有说服力的”证据标准，而
USPTO采用“优势”证据标准。
在The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC, Nos. 2012-1642, 2013-1024
(Fed. Cir. Nov. 15, 2013)案中，OWW基于其第237号专利对Alps提起侵权诉讼，该诉
讼因为复审请求而中止。在此期间，OWW基于第237号专利的继续申请，即第182号专
利，对Thermo-Ply提起另一侵权诉讼，该第182号专利被认定无效。Alps案的地区法院
作出判决，基于争点排除规则认定，与该第182号专利的权利要求实质相同的第237号专
利的权利要求也是无效的。联邦上诉法院支持了地区法院的判决，认定如果权利要求实质
上相同的话，“仅仅使用不同的文字”并不会产生新的争点。
在l Corp. v. Futurewei Technologies, Pantech Wireless, Inc., Nos.
2014-1019, 2014-1242, -1243 (Fed. Cir. Nov. 19, 2014)案中，l基于第774号
专利和第108号专利起诉专利侵权。该第108号专利不是第774号专利的同族专利，但
是覆盖了相同的基本装置并且包括“唯一存储器的限定”。